2014년 7월, 한국특허청이 국제디자인출원 제도¹를 시행함에따라 해외 디자인 출원 절차가 간편해졌다. WIPO를 통해 헤이그협정에 가입되어 있는 여러 동맹 국가에 일괄적으로 출원 절차를 진행할 수 있어 해외에도 적극적으로 디자인권을 획득할 수 있게 되었기 때문이다. 그러나 국가별로 디자인보호제도²가 다르기 때문에 출원하고자 하는 국가의 법에 따른 맞춤형 전략 수립을 해야 한다. 같은 듯 다른 헷갈리는 디자인보호제도. 지식재산권 선진 5개국(IP5)인 한국(KIPO), 미국(USPTO), 일본(JPO), 유럽연합(OHIM)³, 중국(SIPO)의 디자인보호제도 중 주요한 내용을 국가간 비교를 통해 알아보자. 


1 해외진출을 위한 Step by Step, 디자인맵, 특허청 전호범 사무관 인터뷰, http://www.designmap.or.kr/dt/DtPpFrD.jsp?p=76
2 본 고에서는 디자인을 보호하는 제도를 통합하여 ‘디자인보호제도’라고 지칭함.
3 유럽연합(EU)의 공동체디자인의 심사, 등록, 심판 등의 업무를 하는 유럽공동체상표디자인청(OHIM)을 대신해 ‘유럽연합’으로 지칭함.




 
각 국가별로 디자인권리의 효력이 발생하는 시점과 존속기간이 다르다. 가장 긴 기간 동안 디자인권을 보호받을 수 있는 국가는 유럽연합으로 출원일로부터 최초 5년 동안 보호받고, 이후 5년마다 최대 4회 갱신해 최장 25년까지 보호받을 수 있다. 한국과 일본의 존속기간은 20년으로 동일하지만 존속기간을 산정하는 시점이 다르다. 한국의 경우 2014년 7월 1일 이후 출원되는 디자인은 출원일로부터 최대 20년⁴까지 권리 보호를 받을 수 있으며 권리 효력은 설정등록한 날부터 발생한다. 그리고 일본은 2007년 4월 1일 이후에 출원되는 디자인은 설정등록일로부터 20년⁵간 보호 받을 수 있다. 미국의 디자인권 존속기간은 등록일로부터 14년(15년)⁶이며, 등록료를 일시납하게 된다(연차료 제도 없음). 중국은 등록공고일로부터 권리가 발생하며 디자인권 보호기간은 출원일로부터 최대 10년까지로, 5개 국가 중 디자인권 존속기간이 가장 짧다.


4 2014년 6월 30일 이전에 출원한 디자인은 설정등록일로부터 15년 동안만 보호받을 수 있음.
5 2007년 3월 31일 이전에 출원한 디자인은 설정등록일로부터 15년 동안만 보호받을 수 있음.
6 미국의 디자인권 존속기간은 헤이그협정 효력 발생일(2015년 5월 13일) 이후부터 15년으로 변경 예정임.





한국을 비롯한 일본, 중국은 특허청에 출원하기 6개월 전에 디자인을 전시하거나 인터넷에 게시함으로써 대중에게 공개한 경우 ‘신규성을 상실한 것’으로 보아 원칙적으로 등록을 받을 수 없다. 그러나 예외로 공개 후 해당 기간 이내에 일정한 절차에 따라 디자인을 출원하면 ‘신규성 상실의 예외(출원유예)’ 규정을 적용받을 수 있다. 미국은 유효출원일 전 1년 동안 발명자 또는 그로부터 직간접적으로 획득한 자에 의한 개시의 경우에는 자신의 공지로 인해 신규성 위반으로 거절되지 아니하며, 신규성 상실 예외를 인정받기 위한 별도의 주장 및 입증이 필수조건은 아니다.⁷ 유럽연합 역시 출원일(우선일) 전 1년 동안 신규성 상실의 예외기간이 인정된다. 한편, 중국의 경우 아래에 해당되는 3가지 경우에만 신규성 상실의 예외를 인정받을 수 있으므로, 중국으로 디자인출원시에는 주의가 요망되며 전문가의 조언이 필요하다.
a. 중국정부가 주관 또는 승인한 국제전시회⁸에서 최초로 전시한 경우
b. 규정된 학술회의 또는 기술회의에서 최초로 발표한 경우
c. 타인이 출원인의 동의를 얻지 않고 그 내용을 누설한 경우


7 다만, Grace period 기간 동안의 공지에 대해 자신의 공지된 자료를 첨부하여 37 CFR 1.130에 따른 선언서(affidavit or declaration)를 제출하게 되면, 자신의 최초 공지일과 유효출원일 사이의 기간 동안의 제3자의 공지로 인해 거절되지 아니한다. (First to Publish, 한국은 이 경우, 제3자 공지로 인해 거절되는 차이점 있음)
8 국제전시회 공약이 규정한, 국제전시국이 등록 또는 인정한 국제전시회.
 




파리조약상 인정되는 ‘우선권제도’란 동일한 출원인이 한 동맹국에서 출원한 디자인을 최초 출원일(우선일)로부터 6개월 이내에 다른 동맹국에 출원할 경우, 선원주의, 신규성 및 진보성 판단에 있어 해당 출원일이 아닌 최초 출원일로 소급 받는 제도이다.⁹
IP5 국가 모두 파리협약 동맹국으로 최초 출원일로부터 6개월 이내에 다른 동맹국에 우선권을 주장하여 디자인 출원한 경우, 처음 출원한 국가의 출원일에 출원한 것과 같은 효과를 부여하고 있다. 유럽연합은 다른 국가와 달리 국제박람회¹⁰에  출품한 것을 기초로 출원일을 소급하는 ‘박람회 우선권(Exhibition Priority)’도 추가로 허용하고 있다.


9 출원일이 소급하는 것은 아니며, 판단시점이 소급됨.
10 1928년 1월 2일에 파리에서 서명되고 1972년 1월 30일 개정된 국제박람회에 관한 조약의 규정에 일치되는 것으로서 공식적인 또는 공식적으로 인정되는 국제박람회. ※출처 : 특허청, 헤이그협정 가입국가의 디자인제도 연구, 2011, p.160 





‘공고연기제도’란, 디자인이 출시되기 전 디자인공보에 의해 디자인이 공개되어 타인이 모방, 도용하는 위험이 있을 수 있어, 등록디자인을 비밀로 하여 권리자의 보호를 도모하고자 하는 제도이다. 한국의 디자인보호법에서는 이를 ‘비밀디자인제도’라 칭한다.

한국은 등록일로부터 최장 3년 이내로 공고연기기간을 설정할 수 있으며, 출원일부터 최초 디자인등록료 납부일까지 비밀로 할 기간을 청구할 수 있고, 연장 및 단축도 가능하다. 일본은 출원시 공고연기를 신청해야하며, 등록일로부터 3년 이내로 등록디자인을 비밀로 할 수 있다. 유럽연합의 경우 출원시 출원일(우선일)로부터 최대 30개월까지 공고연기를 신청할 수 있으며, 공고연기 기간 만료 전에 디자인을 공고하고자 한다면 변경 신청할 수 있다. 공고일이 만료되기 3개월 전에 공고료를 납부하며 공고신청 해야 하며, 만일 공고신청을 하지 않으면 출원·등록이 처음부터 없었던 것으로 보아 동일 출원인은 다시 출원하여 등록 받아야 한다. 디자인 출시 상황에 따라 유럽연합의 공고연기제도를 활용하여 재 출원함으로써 디자인 보호기간을 연장하는 효과를 누릴 수 있다.

만약, 헤이그협정을 통해 한국¹¹, 유럽연합 또는 헤이그협정에 가입된 지정국¹²에 출원할 경우에는 우선일로부터 30개월 이내에서 공고연기를 신청할 수 있다.


11 [디자인보호법] 제184조(비밀디자인의 특례) 국제디자인등록출원에 대하여는 제43조(디자인등록출원인은 디자인권의 설정등록일부터 3년 이내의 기간을 정하여 그 디자인을 비밀로 할 것을 청구할 수 있다.)를 적용하지 아니한다.
12 일본과 미국은 2015년 2월 16일자로 헤이그협정에 가입했으며, 2015년 5월 13일자로 효력이 발생할 예정임. 중국은 헤이그협정 가입을 위한 국내 입법 준비 단계에 있음.

 



‘복수디자인제도’란 하나의 출원을 통해 다수의 디자인을 출원하는 제도로, 한국과 유럽연합, 중국만이 복수디자인제도를 허용하고 있다.¹³

유럽연합의 경우 하나의 출원서에 출원할 수 있는 디자인 수에는 제한이 없지만, 전자출원 할 경우 최대 100개까지 설정할 수 있으며, 디자인에 관한 물품이 로카르노 분류상 동일 분류에 속해야 한다. 한국은 종전에는 일부심사(무심사)품목에 한해 20개까지 복수디자인 출원이 가능했으나, 디자인보호법 개정(2014년 7월 1일 시행)으로 일부심사(무심사)품목 여부와 관계없이 동일한 로카르노 분류에 속하면 100개까지 한 번에 출원이 가능해져 유럽연합의 전자출원시와 동일해졌다고 볼 수 있다. 중국에서는 유사한 디자인이 동일 물품인 경우 복수디자인으로 출원할 수 있으며 최대 10개까지 가능하다.  
 

13 단, 미국은 소정 요건을 만족하는 경우 다중실시(Multi-Embodiment)에 따른 다수의 실시예 기재 가능
 

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이상으로 IP5인 한국, 미국, 일본, 유럽연합, 중국의 디자인보호제도 일부에 대해 살펴보았다. 해외 진출이 활발한 시대인 만큼 진출하고자 하는 국가별로 다른 디자인보호제도를 잘 이해함으로써 보다 전략적으로 국제출원을 하여 효과적으로 보호받길 바란다.